Категорія: Новини

Знакові судові рішення у сфері технологій або як не припуститись помилок під час захисту своїх прав

Поки між правниками ведуться дискусії щодо необхідності законодавчого врегулювання використання сучасних технологій для залучення інвестицій, значна кількість компаній допускає помилки у використанні вже існуючих механізмів захисту своїх прав. Для уникнення цього, наводимо добірку цікавої судової практики у сфері захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Паперовий звіт або хмарне сховище?

Хто з юристів не стикався з безкінечними спорами з технічними спеціалістами з приводу фіксації результатів проведених робіт? Так, зазвичай, письмові акти багатьма вважаються надмірним крючкодерством – мов програма написана, замовнику передана, навіщо підписувати ще й якійсь акти?

Втім, така позиція може коштувати Компанії не тільки витраченого часу, але й значних грошових коштів. У даному випадку показовою є постанова, прийнята 21.09.2017 Київським апеляційним господарським судом у справі № 910/18789/16, яка була залишена в силі постановою Верховного Суду від 13.03.2018.

За обставинами справи компанія-розробник надавала послуги замовнику з розробки програмного забезпечення. Згідно положень укладеного між сторонами Договору, розробка програмного забезпечення здійснювалась поетапно. При цьому закінчення кожного етапу мало оформлюватись відповідним звітом.

Після закінчення етапу робіт Розробник зберіг вихідні коди у хмарному сховищі та на сервері та надіслав електронне повідомлення про це на електронну адресу генерального директора Замовника, вказану в Договорі.

Замовник звернувся до суду із вимогою про повернення суми передплати, сплаченої за договором у зв’язку з простроченням виконання розробником своїх зобов’язань. Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що результати робіт були оформлені з порушеннями строків та порядку, що були встановлені Договором.

Суди першої та апеляційної інстанції задовольнили позов, встановивши, що у цій справі звіт є документом, який повинен складатись та надаватись підрядником замовнику після виконання кожного з етапів та засвідчувати їх виконання. Разом зі звітом розробник зобов’язаний надати замовнику розроблені програмні коди та провести демонстрацію роботи програмного забезпечення. Таким чином, висновок щодо завершення виконання робіт за етапом і надання їх результатів замовнику може слідувати тільки за умови виконання вказаних дій підрядником, оскільки такий порядок визначено сторонами у Договорі.

При цьому, як зазначили суди обох інстанцій, електронне листування, на яке посилався розробник, не стосується того порядку засвідчення та передачі результату виконання робіт як за першим етапом, так і за Договором в цілому.

Торгова марка : промисловий зразок – 1:0

Перед введенням нового об’єкту в обіг украй важливо провести оцінку ризиків та обрати правильний режим захисту своїх прав інтелектуальної власності, аби не отримати звинувачення у недобросовісній конкуренції.

Так, у справі № 917/2569/15, Компанія А звернулась із позовом про визнання недійсним рішення Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про притягнення до відповідальності Компанії за неправомірне оформлення упаковки товару та позначення його назви без дозволу суб’єкта господарювання, який раніше почав використовувати у господарській діяльності схожі упаковку та позначення, що може призвести до змішування з діяльністю цього суб’єкта господарювання (відповідно до ст. 4 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»).

Обґрунтовуючи свій позов, Компанія А стверджувала, що правомірно здійснювала виготовлення та реалізацію товару у спірній упаковці, оскільки діяла на підставі запатентованого промислового зразка упаковки косметичної продукції.

Антимонопольний комітет, в свою чергу, вказував, що оформлення упаковки косметичної є схожими до упаковки та назви продукції Компанії Б, яка виготовляється під знаком для товарів і послуг, зареєстрованим раніше за отриманий Позивачем патент.

Вищий господарський суд України у постанові від 05.12.2017, розв’язуючи даний спір, акцентував увагу на тому, що реалізація положень законодавчих приписів щодо притягнення до відповідальності за недобросовісні дії не пов’язана з наявністю чи відсутністю у особи, яка вважає свої права порушеними, охоронного документа, оскільки останні забезпечують захист від недобросовісної конкуренції виходячи з першості у використанні позначення, що сприяє індивідуалізації суб’єкта господарювання.

Касаційний суд роз’яснив, що обсяг правового захисту власника зареєстрованої торговельної марки не є тотожним обсягові захисту прав власника запатентованого промислового зразка. Так, у розумінні приписів статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» виготовленням виробів із застосуванням промислового зразка за патентом України є виготовлення саме етикеток для бальзаму косметичного. Використання цього промислового зразка не лише для виготовлення та розповсюдження етикеток, а й для позначення певних товарів (маркування товарів) виходить за межі правового захисту, що надається власнику патенту згідно з приписами статті 20 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки».

Враховуючи наведене, суд касаційної інстанції зробив висновок, що наявність у Компанії А патенту України на промисловий зразок жодним чином не впливає на кваліфікацію її дій.

Позовна давність у патентних спорах

У справі № 202/4233/16-ц Позивач звернувся до Індустріального районного судум. Дніпропетровська із позовом про визнання патенту на корисну модель недійсним. Позивач стверджував, що корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, оскільки не є новою, а спірний патент копіює патент, власником якого є Позивач. Відповідач, в свою чергу, просив відмовити у позові через пропущення Позивачем строків позовної давності. Суди першої та апеляційної інстанції задовольняючи позов постановили, що спірний патент не відповідає умовам патентоздатності та порушує особисте немайнове право Позивача – перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної власності, закріплене ч. 2ст. 423 ЦК України.

На підставі вищевикладеного, суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що згідно п. 1 ч. 1 ст. 268 Цивільного кодексу України на спірні правовідносини позовна давність не поширюється, оскільки відбулось порушення особистих немайнових прав Позивача. Верховний суд постановою від 14.03.2018 рішення судів першої та апеляційної інстанції скасував у зв’язку з неправильним застосуванням судами норм матеріального права.

Касаційним судом було встановлено, що відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 268 Цивільного кодексу України до спірних правовідносин не застосовується позовна давність, оскільки вказана норма матеріального права поширюється на вимогу, що випливає із порушення особистих немайнових прав, зокрема щодо захисту авторського права і суміжних прав.

Таким чином, аналізуючи норми статей 256, 257, 268 ЦК України та статей 33, 35 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» Верховний Суд роз’яснив, що на спірні правовідносини поширюється загальний строк позовної давності тривалістю у три роки.

 Митні заборони

 І наостанок хотілося б зупинитись на цікавому спорі між Компаніями «ХIAOMI H. K. Limited» та NIS, який наприкінці березня цього року отримав новий виток (справа№ 911/2674/17).

У вересні 2017 року Компанія «ХIAOMI H. K. Limited» звернулась до суду з позовом про заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Ен-Ай-Ес» здійснювати розповсюдження партії смартфонів Хіаоmi RedMi на території України та вилучення їх з цивільного обороту і знищення. Рішенням Господарського суду м. Києва від 28.11.2017 у задоволенні позову було відмовлено. Суд першої інстанції виходив з того, що позивач не довів порушення його прав, за захистом яких він звернувся до суду та не довів належними та допустимими доказами тих обставин, з якими закон пов’язує можливість його звернення за захистом прав інтелектуальної власності на торгівельні марки «Xiaomi», «Mi» «RedMi». Відповідно до обставин, встановлених судом, торгові марки були зареєстровані у 2012 році за Мадридською системою міжнародної реєстрації знаків Компанією «Xiaomi Inc.», у той час як ліцензійна угода, за якою Компанія «ХIAOMI H. K. Limited» отримала їх у користування, була укладена у 2010 році.

Суд першої інстанції вказав, що оскільки ліцензійний договір не може охоплювати надання прав ліцензіату, які ліцензіар тільки має намір набути у майбутньому, а об’єктом ліцензійного договору може бути лише зареєстрований об’єкт інтелектуальної власності, позаяк права, що випливають з державної реєстрації виникають у заявника після видачі відповідного правоохоронного документа (патенту чи свідоцтва), ліцензійна угода про товарні знаки, укладена між Компанією «Xiaomi Inc.» та Компанією «ХIAOMI H.K.Limited» всупереч приписів ст. 1109 Цивільного кодексу України, містить положення згідно з якими предметом ліцензійного договору є права на використання об’єкта інтелектуальної власності торгівельних марок, які на момент укладення договору не були чинними – зареєстрованими. Відтак, права на використання об’єктів права інтелектуальної власності – торгівельних марок «Xiaomi» «Mi» «RedMi» за даною ліцензійною угодою не передані їх власником позивачу – Компанії «Xiaomi H.K.Limited.».

Водночас, судом не було прийнято до уваги положення ліцензійної угоди, за яким сторони погодили, що об’єкт цієї угоди повинен включати всі зареєстровані товарні знаки, що належать ліцензіару, а також товарні знаки, що будуть зареєстровані протягом терміну дії цієї угоди. Окрім того, з угоди вбачається, що вона укладалась відповідно до законів Китайської Народної Республіки.

Переглядаючи цю справу, Київський апеляційний господарський суд вказав, що місцевий суд дійшов помилкового висновку, що ліцензійна угода не є належним доказом передачі Компанії «ХІАОМІ Н. К. Limited» прав на спірні торгівельні марки, скасував рішення суду першої інстанції та задовольнив позовні вимоги Компанії Xiaomi Inc.».